Li-xăng nhãn hiệu (chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu): thủ tục và lưu ý

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (thường gọi là li-xăng nhãn hiệu) là việc chủ sở hữu cho phép tổ chức, cá nhân khác được sử dụng nhãn hiệu của mình trong phạm vi và thời hạn thỏa thuận, đổi lại thường là một khoản phí li-xăng. Đây là công cụ khai thác thương mại phổ biến của các thương hiệu nhượng quyền, chuỗi cửa hàng và doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường mà vẫn giữ quyền sở hữu nhãn hiệu. Bài viết trình bày bản chất pháp lý, cách phân biệt với chuyển nhượng, các dạng hợp đồng và thủ tục đăng ký theo quy định hiện hành.

Li-xăng nhãn hiệu là gì?

Theo Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ, chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Đối với nhãn hiệu, đây chính là hoạt động li-xăng: chủ sở hữu (bên giao) trao cho bên nhận quyền được gắn nhãn hiệu lên hàng hóa, dịch vụ, bao bì, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong thời hạn và phạm vi đã cam kết.

Việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, thường gọi là hợp đồng li-xăng). Điểm cốt lõi cần nhớ: sau khi li-xăng, quyền sở hữu nhãn hiệu vẫn thuộc về bên giao; bên nhận chỉ có quyền sử dụng trong giới hạn hợp đồng.

Phân biệt li-xăng với chuyển nhượng nhãn hiệu

Nhiều người nhầm lẫn giữa chuyển quyền sử dụng (li-xăng) và chuyển nhượng (bán đứt quyền sở hữu). Hai giao dịch này khác nhau về bản chất, hệ quả pháp lý và cả điều kiện có hiệu lực:

Nói cách khác, chuyển quyền SỬ DỤNG khác chuyển quyền SỞ HỮU. Nếu bạn muốn bán hẳn nhãn hiệu chứ không chỉ cho thuê quyền dùng, hãy xem bài chuyển nhượng nhãn hiệu để đối chiếu thủ tục.

Các dạng hợp đồng li-xăng nhãn hiệu

Điều 143 Luật Sở hữu trí tuệ phân hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thành ba dạng:

• Hợp đồng độc quyền: trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên nhận được độc quyền sử dụng nhãn hiệu; bên giao không được ký hợp đồng li-xăng với bất kỳ ai khác và chỉ được tự sử dụng nhãn hiệu nếu bên nhận cho phép.
• Hợp đồng không độc quyền: trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên giao vẫn có quyền tự sử dụng nhãn hiệu và tiếp tục ký hợp đồng li-xăng không độc quyền với người khác.
• Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu thứ cấp: là hợp đồng mà bên giao chính là bên nhận quyền theo một hợp đồng khác (bên nhận li-xăng đi cấp lại quyền sử dụng cho bên thứ ba). Dạng này chỉ thực hiện được nếu hợp đồng gốc cho phép.

Nội dung chủ yếu của hợp đồng li-xăng

Theo Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải có các nội dung chủ yếu:

• Tên và địa chỉ đầy đủ của bên giao và bên nhận quyền sử dụng;
• Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng (số văn bằng bảo hộ nhãn hiệu);
• Dạng hợp đồng (độc quyền, không độc quyền hay thứ cấp);
• Phạm vi chuyển giao: giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;
• Thời hạn hợp đồng;
• Giá chuyển giao quyền sử dụng (phí li-xăng);
• Quyền và nghĩa vụ của bên giao và bên nhận.

Luật cũng nêu rõ hợp đồng li-xăng không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên nhận, đặc biệt là những điều khoản không xuất phát từ quyền của bên giao (ví dụ buộc bên nhận mua toàn bộ nguyên liệu, linh kiện từ bên giao dù không cần thiết; cấm cải tiến; buộc chuyển giao miễn phí các cải tiến do bên nhận tạo ra…). Các điều khoản như vậy mặc nhiên bị vô hiệu.

Đăng ký hợp đồng li-xăng tại Cục Sở hữu trí tuệ và hiệu lực với bên thứ ba

Đây là điểm khác biệt quan trọng nhất so với chuyển nhượng. Theo Điều 148 Luật Sở hữu trí tuệ:

• Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên ngay cả khi chưa đăng ký;
• Tuy nhiên, hợp đồng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Việc đăng ký giúp quyền sử dụng của bên nhận được đối kháng với bên thứ ba (ví dụ khi bên giao đem nhãn hiệu li-xăng cho người khác hoặc chuyển nhượng, hoặc khi có tranh chấp). Vì vậy bên nhận li-xăng nên chủ động yêu cầu đăng ký để bảo vệ mình. Hồ sơ và trình tự đăng ký hợp đồng thực hiện theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ, gồm tờ khai, bản hợp đồng, giấy ủy quyền (nếu nộp qua đại diện) và chứng từ phí, lệ phí.

Lưu ý khi li-xăng nhãn hiệu

• Nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận: quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó; và không được li-xăng cho tổ chức, cá nhân không đáp ứng điều kiện sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
• Ghi chỉ dẫn trên hàng hóa: bên nhận li-xăng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.
• Kiểm soát chất lượng: nên có điều khoản để bên giao giám sát chất lượng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, tránh việc sử dụng làm giảm uy tín hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
• Phạm vi và lãnh thổ: ghi rõ nhóm sản phẩm/dịch vụ được sử dụng, khu vực địa lý, có được cấp lại thứ cấp hay không.
• Hiệu lực văn bằng: hợp đồng li-xăng chỉ tồn tại trong thời gian Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu còn hiệu lực; cần theo dõi gia hạn để không gián đoạn quyền sử dụng.

Câu hỏi thường gặp

Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có bắt buộc đăng ký không?

Không bắt buộc để hợp đồng có hiệu lực giữa các bên. Nhưng nếu không đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ thì hợp đồng không có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba. Đây là khác biệt so với chuyển nhượng nhãn hiệu, vốn bắt buộc phải đăng ký thì hợp đồng mới có hiệu lực.

Li-xăng khác gì so với chuyển nhượng nhãn hiệu?

Li-xăng chỉ chuyển quyền sử dụng có thời hạn, chủ sở hữu vẫn giữ nguyên quyền sở hữu. Chuyển nhượng là bán đứt quyền sở hữu, sau giao dịch bên nhận trở thành chủ sở hữu mới của nhãn hiệu.

Bên nhận li-xăng có được cho bên thứ ba sử dụng lại không?

Chỉ khi hợp đồng gốc cho phép. Trường hợp này gọi là hợp đồng sử dụng nhãn hiệu thứ cấp, trong đó bên nhận li-xăng đóng vai trò bên giao đối với bên thứ ba.

Có được li-xăng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận không?

Có điều kiện. Không được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể cho tổ chức, cá nhân không phải thành viên; và không được li-xăng nhãn hiệu chứng nhận cho chủ thể không đáp ứng điều kiện sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đó.

Phí li-xăng nhãn hiệu do ai quyết định?

Do các bên tự thỏa thuận trong hợp đồng. Pháp luật không ấn định mức phí; các bên có thể thỏa thuận trả một lần, theo kỳ hạn hoặc theo tỷ lệ doanh thu.

Kết luận

Li-xăng nhãn hiệu là cách khai thác giá trị thương hiệu mà không mất quyền sở hữu, nhưng đòi hỏi hợp đồng chặt chẽ về phạm vi, chất lượng và đặc biệt là việc đăng ký để có hiệu lực với bên thứ ba. Nếu bạn cần soạn thảo, rà soát hợp đồng li-xăng hoặc đăng ký hợp đồng tại Cục Sở hữu trí tuệ, LTV Law nhận tư vấn và thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.